文档介绍：如何有效答复发明专利审查意见通知书
在发明专利申请过程中,审查员将根据申请人提交的申请文件对专利申请文件进行初步审查和实质审查,其目的主要是审查申请人提交的申请文件是否符合专利法及其实施细则的规定。在发现存在可以补正的缺陷时,审查员通知申请人以补正的方式消除缺陷,使其符合公布的条件;在发现存在不可克服的缺陷时,审查员作出审查意见书,指明缺陷的性质,并通过驳回的方式尽早结束审批程序,另外还要确定发明专利申请是否应当授予专利权,特别是确定其是否符合专利法有关“新颖性、创造性和实用性”的规定。在这个必经过程中,申请人可能会多次收到审查意见书,对审查意见书的答复将直接影响到专利申请的过程及结果。为了使申请人早日顺利取得发明专利权,在答复审查意见通知书时应注意的以下几个问题:
先看一个例子:在申请号为xxxxxxxxxxxx的专利申请审查过程中,审查员在一通中指出权利要求1中所述的步骤存在不清楚的问题。申请人在一通答复时,在说明书中添加了一些说明性的文字,而这些并不能从原始文件中直接推导出来,因此导致修改超出范围,不符合专利法第三十三条第一款的规定。在二通中,审查员指出超范围的问题,要求申请人删除超出范围的内容。结果,在答复二通时,申请人仅仅在意见陈述书中说明将所修改的一部分说明书内容还原为原说明书内容,而未提交替换页。审查员只有发了三通,发明人的申请才最终得以授权。
我们来分析一下本案审查过程中都存在哪些问题:首先是,申请人在一通中没有更好地理解审查员的意图。审查员指出权利要求中存在不清楚的问题,申请人只要针对问题所在修改权利要求很容易就可以克服该缺陷,而申请人却以为是说明书中描述不清楚,因此对说明书作了进一步的修改和解释,而未对权利要求进行修改。因而不仅没有克服权利要求的缺陷,致使修改超范围。
在二通答复中,申请人虽然认为应该删除超出范围的内容,却没有提交替换页,而只是将说明书内容还原为原说明书内容。而根据专利法实施细则第五十二条的规定,除审查员依职权修改明显错误的情况外,不论采用什么方式提出修改意见,都必须以申请人正式提交的书面修改文件为依据。只在意见陈述中说明是不行的。
从上面例子中我们可以看到,在答复审查意见陈述和修改时会时常出现一些问题,了解在答复审查意见的注意事项十分必要。
第一,针对《专利法》第二十六条第四款问题的答复:该问题主要包括权利要求概括范围过宽、说明书中没有记载、与说明书中记载的不一致。
对于概括范围过宽的问题,往往出现在说明书中只有一个实施实例,而在权利要求中却使用上位、功能性或概括性的语言概括了一个比较宽的保护范围。如果申请人能够提出证据,说明所属技术领域的技术人员在说明书给出情报的基础上,能够容易地将发明或者实用新型扩展到权利要求的保护范围也是可以的。否则就不会被审查员接受。
对于说明书中没有记载以及与说明书不一致的情况,在产品权利要求中尤其容易出现这样的问题,经常是权利要求中的一个部件在说明书中没有记载或者权利要求中是一个部件而说明书中是多个部件,或者权利要求中是两个部件而说明书中只有一个部件与之对应。这种情况下除非是申请人指出说明书中什么地方有记载或者删除没有记载的内容,或者修改使得权利要求与说明书描述一致,否则是无法说服审查员的。
有时候申请人在意见陈述和修改时,将指出不符合《专利法