文档介绍：深入研究、巧妙应答
国家知识产权局专利局化学部
吴顺华
2009年10月
研究法律法规
研究申请文件
研究审查意见
不遗漏不回避
该修改就修改
准确正确答复
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提纲
常见审查意见的答复
容易招致驳回的答复
答复审查意见的一般步骤
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答复的一般步骤
认真阅读审查意见通知书
理解审查意见通知书的真实含义
仔细阅读相关文件(申请文件和/或对比文件)
寻找可能被认可的修改方式和内容
认真学****专利法、实施细则和审查指南,准确理解法律、法规
给出修改符合法律规定的充分理由;或者
找出审查意见的“漏洞”
根据法律法规的具体规定逐条应对审查意见,力争改变审查员的不正确认识
【案例1】
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容易招致驳回的答复
一、回避审查意见通知书所指出的具体问题,仅引用法律法规的规定或者其他国家的审查结果来答复:
审查意见通知书指出权利要求1与对比文件1相比不具备创造性,不符合专利法22条第3款的规定
申请人未修改申请文件,并且在答复意见中并未说明权利要求1与对比文件1相比具有创造性,而以该申请的同族专利申请在其他国家的审查结果来证明创造性。
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容易招致驳回的答复
意见陈述:申请人需要说明的是,对于该申请人的同族专利申请(WO),国际检索单位作出的书面意见在第V栏中,并没有指出本申请缺乏创造性(请参见附件1)。也就是,本申请满足专利合作条约的创造性要求。根据专利合作条约第27条第1款(PCT Article27(2))规定:任何缔约国的本国法不得就国际申请的形式或内容提出与本条约和细则规定不同的或其他额外的要求。据此,由于本申请满足专利合作条约创造性的要求,因此符合中华人民共和国专利法关于创造性的要求。
温馨提示:其他国家或组织的审查结果只能用于在意见陈述之后佐证意见陈述的观点,不得以此代替对问题的回答。
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容易招致驳回的答复
二、对申请文件不做实质性修改,意见陈述答非所问
审查意见指出权利要求不具有新颖性,
答复:“本申请的该技术方案具有优异的生产价值,已有多家公司、企业想要获得本申请相关的技术内容,并且获得多项国家、地方奖项。”
结果:申请被驳回
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容易招致驳回的答复
三、未理解审查意见通知书的真正含义,仓促作答
【案例2】
本案提示:①当不能准确理解审查意见时,最好通过电话
与审查员进行充分沟通,在完全理解的基
础上进行有针对性的答复
②申请文件中避免使用敏感措辞,例如“自
制……”这样的措辞通常与公开不充分高度相
关,在撰写申请文件时要避免使用,即使使用
一定要公开“如何自制”
③确实拿不准又无法与审查员沟通时,能修改
申请文件最好修改申请文件,多一次答复机会
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容易招致驳回的答复
四、未正确理解法律法规(指南),导致答非所问,最终招致被驳回
:
(1) 仅涉及组分时的新颖性判断
一份对比文件公开了由组分(A+B+C)组成的组合物甲,如果
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容易招致驳回的答复
(ⅰ)发明专利申请为组合物乙(组分:A+B),并且权利要求采用封闭式撰写形式,如“由A+B组成”,即使该发明与组合物甲所解决的技术问题相同,该权利要求仍有新颖性;
(ⅱ)上述发明组合物乙的权利要求采用开放式撰写形式,如“含有A+B”,且该发明与组合物甲所解决的技术问题相同,则该权利要求无新颖性。
(ⅲ)上述发明组合物乙的权利要求采取排除法撰写形式,即指明不含C,则该权利要求仍有新颖性。
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容易招致驳回的答复
申请的权利要求
含有A、B的组合物(开放式)
由A和B组成的组合物(封闭式)
含有A、B,但不含有C和D的组合物(排除开放式)
对比文件
由A、B、C、D组成的组合物
由A、B、C、D组成的组合物
由A、B、C、D组成的组合物
结论
申请没有新颖性
申请具有新颖性
申请具有新颖性
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