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【撰写申请文件的思路】
1、分析技术交底书,列出所有技术特征,列出所解决的技术问题
2、分析比照文件,列出技术特征
3、找出最接近现有技术披露未披露
4、重新确定所解决的技术问题
5、撰写独立权利要求找出前序局部和特征局部把特征找出来,如何组织语言尽量到技术交底书中去寻找原话--独立权利要求尽可能宽范围,概括几个实施例
6、阅读技术交底书检查〔分析独立权利要求的新颖性和创造性〕
7、撰写附属权利要求
祈建伟老师总结的是
确定创造的类型、主题10-20分钟产品、方法、设备有什么都挑出来
确定各主题的全部技术特征
技术特征的概括
确定优选实施方案由此确定各项权利要求之间的引用关系
小技巧:
技术交底书中写完了现有技术的缺陷,接下来写创造人提供了xxxx。此处一般为一个独权来解决xx问题
【答复审查意见的思路】
1、分析本创造,列出各技术特征,单独列出权利要求书中技术特征,分析原权利要求书中原有的缺陷
2、确定审查意见总体倾向
3、比照文件与本创造的相关性
4、比照文件的特征列出来
5、逐条分析审查意见+应对策略
6、修改申请文件等工作
7、撰写意见陈述书
【答复审查意见的格式】
国家知识产权局专利局:
申请人仔细研究了第一次审查意见通知书中的审查意见,对申请文件作出了修改并陈述意见如下:
一、修改说明
陈述修改的内容最好说出依据,比方修改了权利要求1,增加了特征xxxx,该特征在说明书x页x行有相应的描述等等
1、针对审查意见通知书中指出的权利要求1不具备新颖性的审查意见,对独立权利要求1进行了修改,将原权利要求1的全部技术特征写入到修改后的权利要求1的前序局部,并在其特征局部参加了以下技术特征:xxxx以使该独立权利要求1符合?专利法?第22条第2款和第3款规定的新颖性和创造性的规定。该修改的依据来自于原说明书第二种实施方式,原说明书第[0016]段,说明书最后一段以及图3.
2、以原权利要求1中有关xxxx的内容作为附加技术特征,改写成修改后的附属权利要求2。
……
4、针对原申请文件本身所存在的附属权利要求引用局部的主题名称不恰当,对附属权利要求4的主题名称进行了修改,使其与所引用权利要求1的主题名称相一致。
5、删除原权利要求6
本申请原权利要求6要求保护的xxx不具备新颖性。比照文件2公开了xxx,该xxx……此处概括这种公开的技术特征在比照文件2中的描述。由此可见,比照文件2已经公开了本申请权利要求6的全部技术特征,且属于同一技术领域,并具有相同的技术效果,所以原权利要求6不具备新颖性,应当删除该权利要求。
……
8、针对原权利要求书和说明书中存在着技术术语不统一的缺陷,将包含错别字的“xxxx〞修改为“xxxx〞。
9、在修改权利要求书后,对说明书的名称和技术领域、创造内容局部中要解决的技术问题、技术方案和有益效果以及说明书摘要进行了适应性的修改,并将审查意见通知书中引用的美国专利说明书USxxxxxA的有关内容补充到背景技术局部中。此外xxxx技术特征已被通知书中引用的比照文件披露,这两种实施方式成为了现有技术,因此将说明书第[0019]段中的有关内容删除。
上述对权利要求书的修改没有超出原说明书和权利要求书记载的范围,且是针对审查意见通知书指出的缺陷或者是针对申请文件本身存在的缺陷进行的修改,对说明书的修改是针对权利要求书的修改作出的适应性修改,未超出原说明书和权利要求书记载的范围,因而符合?专利法?第33条和?专利法实施细那么?第51条第3款的规定。
二、修改后的权利要求书能够得到说明书的支持此处为不同意审查意见的观点论述,很多种情况,此处只是一个举例
申请人不同意审查员所指出的原权利要求1和3得不到说明书支持的审查意见。
…………,因此修改后的权利要求书能够得到说明书的支持,符合?专利法?第26条第4款的规定。
三、关于新颖性
1、修改后的权利要求1-5新颖性
权利要求1与比照文件1相比,区别技术特征为:xxxx,两者的技术方案不同,因此权利要求1具备新颖性,符合?专利法?第22条第2款的规定。
权利要求1与比照文件2相比,区别技术特征为:xxxx和xxxx,两者的技术方案不同,因此权利要求1具备新颖性,符合?专利法?第22条第2款的规定。
权利要求2-5是对独立权利要求1进一步限定的附属权利要求,由于修改后的独立权利要求1具备新颖性,故附属权利要求2-5也具备新颖性,符合?专利法?第22条第2款的规定。
2、修改后的权利要求6-10具备新颖性
修改后的独立权利要求6相对于比照文件1具备新颖性。……
修改后的独立权利要求6相对于比照文件2具备新颖性。……
权利要求7-10是对独立权利要求6进一步限定的附属权利要求,……
四、关于创造性创造性的评判最为重要如果答复70分此局部为50分,当某项权利要求仅仅被宣告不具备新颖性的时候,要注意答复时除了评判新颖性还要评判创造性
1、修改后的权利要求1-5具备创造性
在审查意见通知书所引用的两份比照文件中,由于比照文件1与本申请的技术领域相同,所解决的技术问题相近,且公开了本申请的技术特征更多,因此可以认为比照文件1是最接近的现有技术。另一种写法举例:比照文件1和比照文件2,两者与本创造修改后的独立权利要求1均属于相同的技术领域,两者所解决的技术问题和有益效果与本创造修改后的权利要求1的技术方案相比其接近程度也差不多,比照文件1与比照文件2相比还披露了xxxx和xxxx技术特征,比照文件1披露的权利要求1的技术特征更多,因此比照文件1是本创造最接近的现有技术。
修改后的权利要求1与比照文件1比照,区别特征为:xxxx,具有……的技术效果此处不好概括可不写,解决了……的技术问题此处也可写为从而权利要求1的技术方案相对于比照文件1实际要解决的技术问题是提供一种xxxx,能实现……功能。主要看从原文中如何概括为好。
比照文件1没有解决上述技术问题,也没有给出任何相应的技术启示。
比照文件2中实现……功能的手段是通过……实现的,因此比照文件2未披露上述区别技术特征,也不存在将上述区别特征应用到权利要求1中以解决上述技术问题的技术启示。
此外,对本领域的技术人员而言,并不知道xxx能起到……功能,即上述区别特征也不属于本领域技术人员为实现……功能采用的惯用手段,即不属于本领域的公知常识。
因此,修改后的权利要求1是非显而易见的,具有突出的实质性特点。
该权利要求1的技术方案相对于比照文件1和比照文件2此处也可不写比照文件,能够……功能,相对于现有技术具有有益效果,因此具有显著的进步。
综上所述,修改后的权利要求1具有突出的实质性特点和显著的进步对于实用新型用具有实质性特点和进步,具备创造性,符合?专利法?第22条第3款的规定。
在独立权利要求1具备创造性的情况下,对其进行限定的附属权利要求2-5也具备创造性。
2、修改后的权利要求6-10具备?专利法?第22条第3款规定的创造性
………………类似上述三步法
五、其他情况
eg:分案理由以及关于分案申请权利要求具备新颖性的说明或者是评判单一性
判断单一性主要从是否具备相同和相应的技术特征来处理,有那么合并撰写无那么进行分案处理。
………
通过上述修改,专利申请文件已克服了第x次审查意见通知书中所指出的缺陷,并克服了其他一些形式缺陷,符合?专利法?及其实施细那么、?专利审查指南?的有关规定,如果审查员在继续审查过程中认为本申请还存在其他缺陷,敬请联络本代理人,申请人及本人将尽力配合审查员的工作。
专利代理人:xxx〔电话:xxxxxxxxx〕
【答复无效的思路】
分析本创造,重点在于权利要求书的技术特征列出来
初步分析无效宣告请求书及补充意见:几个比照文件,
比照文件和本创造的关系
比照文件的技术特征列出来
无效宣告请求逐条分析+应对策略
修改权利要求
撰写意见陈述
【答复无效的格式】
专利复审委员会:
专利权人接到专利复审委员会转来的请求人xxx于x年x月x日提交的?专利权无效宣告请求书?及所附比照文件1和2,随后又收到请求人于x年x月x日提交的补充意见及比照文件3。现针对请求人所提出的请求宣告本专利无效的理由和证据作出如下辩论。
〔一〕修改说明
专利权人对权利要求书进行了修改,对于原方法权利要求1-4,删除了原权利要求1和2,将原权利要求4作为新的独立权利要求1,将原权利要求3相应变为新的权利要求2,相当于是原权利要求3和4的合并。对于原设备权利要求5-7,删除了原权利要求5并将原权利要求6、7合并成新的独立权利要求3。此外,相应的修改了权利要求的编号和引用关系。
上述修改没有超出原权利要求书和说明书记载的范围,也没有扩大原权利要求的保护范围,符合?专利法?第33条及?专利实施细那么?第69条的规定,同时也符合?审查指南?中关于无效宣告程序中权利要求修改的规定。专利权人请求专利复审委员会在修改后的权利要求书的根底上进行审查。
〔二〕
专利权人认为修改后的权利要求具备?专利法?第22条第2款和第3款规定的新颖性和创造性,并且符合?专利法?第26条第4款有关权利要求清楚限定要求专利保护范围的规定。此处是针对无效宣告理由的总体答复,09年真题答案没有写这段
一、修改后的权利要求1符合?专利法?第26条第4款的规定此处为不同意审查意见的观点论述
权利要求1明确了xxxx特征,并清楚记载xxxx,因此该权利要求清楚限定要求专利保护范围,符合?专利法?第26条第4款的规定。
二、修改后的权利要求1-3具备?专利法?第22条第2款规定的新颖性
1、关于权利要求1和2的新颖性
……
2、关于权利要求3的新颖性
……
三、修改后的权利要求1-3具备?专利法?第22条第3款规定的创造性
……
四、其他情况
eg:07年真题中补充证据的情况
“比照文件3不能破坏独立权利要求1的新颖性。
无效宣告请求人是于2023年6月4日提出无效宣告请求的,其又于2023年7月12日提交了补充意见及比照文件3,已经超出了请求人提出无效宣告请求之日起一个月的举证期限,而且比照文件3是一篇专利文献,并不属于技术词典技术手册等公知常识性证据,也不是用于完善证据法定形式的公证文书、原件等证据。因此专利复审委员会应当对其不予考虑。因此请求人提出以比照文件3为根底的不具备新颖性的无效理由也就不能成立。〞
综上所述,专利权人认为修改后的权利要求1-3符合?专利法?及其实施细那么的有关规定,请求人提出的无效理由均不成立,因此请求专利复审委员会在修改后的权利要求书的根底上依法维持本专利权有效。
专利权人:xxx
x年x月x日
注意1:07年真题为例,存在优先权,补充证据等情况,一定要把相关内容陈述进去。
格式里是把新颖性,创造性分别作为标题进行论述
07年真题是把比照文件作为分立标题进行论述的
“比照文件1不能破坏权利要求1的新颖性和创造性
首先,请求人提交的比照文件1是由他人向国家知识产权局提出的专利申请,其申请日为2001年11月7日,公开日为2023年4月17日,均晚于本专利的申请日,但其优先权日2000年11月8日早于本专利的申请日,其只可能被用于评价本专利的新颖性,而不可能用于评价本专利的创造性。因此请求人认为本专利相对于比照文件1不具备创造性的理由不成立。
其次,专利权人请求核实比照文件1的优先权是否成立。因为如果其不符合有关优先权的规定就不能享有2000年11月8日这一优先权日,也就不能用来评价本专利的新颖性。
最后,即使比照文件1的优先权成立,专利权人也认为:相对于比照文件1而言,独立权利要求1具备专利法第二十二条第二款所规定的新颖性。具体理由如下:……〞
注意2:09年真题为例,增加了几个考点
无效理由没有具体说明
公民代理,以及代理人出庭口头审理,专利权人要求核实
补充理由和证据是否符合规定〔只能针对合并修改〕
同样的创造创造的论述
1、
答复:?专利法?第三十一条第一款不属于?专利法实施细那么?第65条第2款规定的无效理由,因此请求专利复审委员会对该无效理由不予考虑。
2、宣告理由有一条“权利要求1-6得不到说明书支持,不符合?专利法?第26条
第4款的规定。〞
答复:请求人关于本专利权利要求1-6不符合?专利法?第26条第4款的规定的无
效宣告理由,没有提供具体说明属于请求人在提出无效宣告请求时没有具体说明的无效宣告理由,且在提出无效宣告请求之日起一个月内没有补充具体说明的情形,请求专利复审委员会对该无效理由不予考虑。
3、题目中写到“请求人张某委托王某和乙代理公司李某分别作为公民代理和专利代理人参加口头审理〞
答复:
专利复审委员会:
我方要求核实对方公民代理王某的身份证、委托书和委托权限。如果有委托书,其公民代理权限应仅限于在口头审理中陈述意见和接收当庭转送的文件;如果没有委托书,那么其不具备出庭资格。
我方要求核实专利代理人李某的身份证、代理人执业证、委托书。如果有委托书,乙公司作为专利权人在申请阶段的代理人实用新型公告书著录工程中写的
,又接受了张某的委托请求宣告同一专利权无效,违反了?专利代理条例?第10条的规定;如果没有委托书,那么李某不具备出庭资格,并且视为其自行接受委托,违反了?专利代理条例?第17条的规定。
4、题目中写到“请求人于2023年4月20日提交了补充意见陈述书和比照文件3〞
答复:
专利复审委员会:
专利权人收到请求人于x年x月x日提交的补充意见及比照文件3。现辩论意见如下:
由于修改后的权利要求1是专利权人在授权公告的权利要求书根底上合并修改得到的,因此请求人可以针对修改后的权利要求1补充无效宣告理由和证据,符合?审查指南?中关于请求人补充理由和证据的规定。但是,由于实用新型保护的是产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案,而外观设计专利保护的是对产品的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计,两者的保护客体不同,因此,本实用新型专利与比照文件3的外观设计专利不可能是?专利法?第9条所述的“同样的创造创造〞
由于修改后的权利要求2和权利要求3都是在授权公告的权利要求书根底上通过删除技术方案的修改方式得到的,不属于?专利审查指南?中规定的请求人可以补充理由和证据的情况,因此对于请求人针对权利要求3所提出的无效宣告理由应当不予考虑。
综上所述,请求人的无效宣告理由不成立,请专利复审委员会在此修改文本的根底上维持本专利有效。
【宣告无效的思路】
注意日期,新旧法
分析本创造,找出导致可无效的本身固有缺陷,列出权利要求技术特征
比照文件与本创造的相关度
分析比照文件,列出技术特征
本创造和比照文件相比,找出其他无效理由
分析可无效的所有理由,确定最主要的无效理由
撰写无效宣告请求书
【宣告无效的格式】
专利复审委员会:
请求人xxx根据?专利法?第45条及?专利法实施细那么?第65条的规定,针对专利权人xxx于x年x月x日申请的专利号为x、名称为x的创造〔实用新型〕专利提出无效宣告请求。
请求人认为该专利的权利要求1-3和6不具备?专利法?第22条第2款规定的新颖性,权利要求1-6不具备?专利法?第22条第3款规定的创造性,权利要求4和5不符合?专利法?第26条第4款的规定,请求专利复审委员会宣告本创造〔实用新型〕专利全部〔局部〕无效。请求人提供如下证据:
CN211234Y中国实用新型专利说明书,其公开日为x年x月x日;〔哪国什么专利,公开日〕
CN1111234C中国专利说明书,其公开日为x年x月x日。
上述两份比照文件公开日均早于本专利的申请日,故构本钱专利的现有技术,可以用于评价本专利的新颖性和创造性。
请求人请求宣告本专利无效的具体理由如下。
一、权利要求1-3和6不具备?专利法?第22条第2款规定的新颖性
1、权利要求1-3相对与比照文件1不具备新颖性
权利要求1要求保护xxxxx。比照文件1公开了xxxxx,参见比照文件1文字局部的最后一段和图2,……〔此处为特征具体描述〕由此可见,比照文件1完全公开了权利要求1的技术方案,并且比照文件1所公开的xx与权利要求1所要求保护的xx属于相同的技术领域,所解决的技术问题和效果相同,因此权利要求1相对于比照文件1不具备新颖性。
权利要求2的附加技术特征在比照文件1中已经公开,由比照文件1的图2可清楚看出……〔特征具体描述〕,因此在其引用的权利要求1相对于比照文件1不具备新颖性的情况下,权利要求2也不具备新颖性。
……
2、权利要求6相对于比照文件2不具备新颖性
……
二、权利要求1-6不具备?专利法?第22条第3款规定的创造性
1、权利要求1-6相对于比照文件1不具备创造性
如上所述,权利要求1-3相对于比照文件1不具备新颖性,当然相对于比照文件1也不具备创造性。
附属权利要求4、5的限定局部对突起物的宽度进行了限定,以增强固定力,但这些都是容易想到的,没有带来预料不到的技术效果,因此不具备突出的实质性特点和显著地进步〔实质性特点和进步〕,不具备创造性。
……
三、权利要求4和5不符合?专利法?第26条第4款的规定
1、权利要求4是权利要求1的附属权利要求,具体限定了“……〞。其中x的含义不确定,而且权利要求4中也没有限定其中xx是……,导致权利要求4要求专利保护的范围不清楚,不符合?专利法?第26条第4款的规定。
2、权利要求5是权利要求1的附属权利要求,其附加技术特征为xxx。首先xxx在权利要求1中并没有出现,权利要求5缺乏引用根底,导致其保护范围不清楚;其次,……〔存在的缺陷〕导致……。因而权利要求5未清楚限定要求专利保护的范围,也不符合?专利法?第26条第4款的规定。
综上所述,该专利的权利要求1-3和6不具备?专利法?第22条第2款规定的新颖性,权利要求1-6不具备?专利法?第22条第3款规定的创造性,权利要求4和5不符合?专利法?第26条第4款的规定,请求专利复审委员会宣告本创造〔实用新型〕专利全部无效。
请求人xxx
x年x月x日